Registrar marca – posso perdê-la se não fizer o registro?

Registrar Marca

Sumário

Eduardo Schneider
Eduardo Schneider
OAB/SP 307.082 Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Especialista em: a) Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie b) Processo do Trabalho – Teoria e Prática pela OAB/ESA - Escola Superior de Advocacia c) Didática do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Idiomas estrangeiros: Inglês

Por que é importante registrar uma marca

O que significa o ato de “Registrar Marca”?

Segundo a Lei 9.279 de 1996, em seu artigo 122, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Portanto, temos que o termo “marca” pode ser considerado como todo o sinal distintivo, que seja visualmente perceptível e que identifique ou distinga produtos ou serviços.

Em uma linguagem mais simples, temos que “marca” pode ser considerada como todo sinal ou símbolo que seja capaz de identificar um produto, serviço, pessoa ou empresa, cujo registro deverá ser efetuado perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O ato de registrar uma marca, portanto, consiste no requerimento feito diretamente ao INPI ou Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de modo a garantir o seu uso exclusivo. Trata-se, portanto, da garantia e da proteção contra possíveis copiadores e até mesmo em face da concorrência.

O que acontece se eu não registrar minha marca?

Infelizmente, esta é uma situação muito comum e ocorre com bastante frequência, eis que a maioria dos empreendedores que registram sua empresa na Junta Comercial de seu Estado, ou seja, constituem um CNPJ, acreditam, de forma errônea, estarem com a sua “marca” protegida.

Tal conclusão, entretanto, é totalmente equivocada.

De fato, apenas uma pequena parcela dos empresários ou empreendedores procedem ao registro de suas marcas. As consequências para essa falta de registro são diversas e podem ser “trágicas” para o negócio ou para a empresa.

Dentre as possíveis consequências quanto ao não registro das marcas, podemos destacar: a possibilidade de infringir marcas de outras empresas, o que poderia gerar processos judiciais e multas, a perda do direito de uso da marca, a perda de recursos investidos em publicidade e propaganda, o prejuízo à imagem da empresa além, é claro, de não possuir os direitos legais sobre a marca.

Posso perder minha marca mesmo já registrada?

Como vimos nos parágrafos anteriores o registro da marca é de primordial importância para que seja garantido o seu uso exclusivo, de modo que esta fique protegida contra copiadores e até mesmo em face da concorrência que, muitas vezes, é desleal.

Resta, entretanto, a seguinte pergunta: Posso perder minha marca mesmo já registrada?

A resposta é “sim”, e a Lei 9.279/1996 nos traz algumas situações em que, mesmo após o registro, o proprietário ou detentor de determinada marca, poderá perdê-la, caso não adote algumas precauções, conforme mostraremos adiante.

Segundo o artigo 142 de referida lei, que trata dos direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial, o registro de marca pode ser extinto:

a) pela expiração do prazo de vigência;

b) pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

c) pela caducidade e

d) caso a pessoa domiciliada no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Além das hipóteses acima especificadas, há de se ressaltar a possibilidade de instauração de um “Processo Administrativo de Nulidade”, conforme previsão contida nos artigos 168 a 172 da Lei 9.279/1996.

Ressalte-se que, através do “Processo Administrativo de Nulidade”, o registro, não obstante já tenha sido concedido, poderá ser revogado ou, em outras palavras, poderia haver o reconhecimento de que o ato que concedeu o registro é nulo, por ter violado as disposições contidas na Lei de Propriedade Intelectual.

Como contestar uma marca no INPI?

Caso uma pessoa física ou jurídica pretenda contestar uma marca para a qual alguém já tenha dado entrada no INPI, com o intuito de que esta não seja registrada, poderá fazê-lo através da “oposição de marca”.

A oposição de marca trata-se da apresentação formal, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de manifestação contra pedido de registro de marca, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.

Portanto, a oposição poderá ser interposta por qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha interesse na marca, desde que seja respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação na RPI (Revista de Propriedade Industrial).

Há de se ressaltar, ainda, que a oposição deverá ser instruída com documentos, formulários e taxas correspondentes, devendo ser endereçada ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade industrial.

Alguém registrou minha marca e agora?

De início, há de se ressaltar que, em relação ao registro de marcas, incide o Princípio da Anterioridade, segundo o qual o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, irá analisar o pedido protocolado há mais tempo.

Deve-se destacar que os direitos de uso da marca estão valendo desde o momento em que a primeira pessoa ou empresa entrou com a solicitação.

Mas e se alguém registrou a minha marca? O que fazer?

Neste caso, ainda pode haver uma solução. Trata-se da exceção prevista na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), denominada “direito de precedência” e que se refere à proteção concedida à quem, de boa-fé, utilizava anteriormente marca idêntica ou semelhante àquela que já tenha sido registrada no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O direito de precedência está previsto no §1º do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) e estabelece, como já dito, que a pessoa que utilizava anteriormente a marca, desde que seja de boa-fé e a utilize, por pelo menos seis meses antes da data do depósito efetuado por terceiro, terá o direito de precedência ao registro.

Cumpre salientar que, para a efetivação do direito de precedência, o usuário anterior da marca terá que provar, perante o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que utilizava a marca pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito pela empresa ou pessoa que, indevidamente, pleiteou o registro da marca.

Para dar seguimento ao direito de precedência, a pessoa física ou jurídica solicitante, deverá depositar seu próprio pedido e apresentar oposição ao pedido da pessoa física ou jurídica que, indevidamente, deu início aos trâmites de registro da marca.

Faz-se de extrema importância informar que o INPI tem passado a restringir a aplicação do direito de precedência. Segundo o “manual de marcas” de referida instituição, o direito de precedência não será considerado se, eventualmente, aquele que pleitear já tiver sido titular de pedido de registro ou tiver tido registro da mesma marca e o abandonou.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI, somente serão considerados “usuários anteriores de boa – fé”, aqueles que jamais tenham pleiteado a marca disputada. Portanto, caso o pedido já tenha sido negado ou o registro extinto, se tornará dificultosa a aplicação do direito de precedência.

Destaque-se, entretanto, que a negativa quanto ao direito de precedência, por parte do INPI, pelos fatos acima expostos, poderá ser revertida através de decisão judicial, após distribuída a ação cabível.

Como registrar marca?

Conforme amplamente exposto nos tópicos anteriores, o pedido de registro de uma marca deverá ser feito perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que irá analisar o pedido de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) e demais resoluções do órgão.

De acordo com o Sebrae, alguns cuidados são de extrema importância ao se registrar uma marca, tais quais: a) a consulta às marcas já registradas, o que pode ser feito através do “Sistema de busca de marcas do INPI”; b) a definição do “setor de atividade” da marca; c) a apresentação da marca; d) a natureza da marca; além de questões burocráticas, como taxas, acompanhamento do processo, prazo para oposições, etc.

Importante saber que os pedidos de registro de marcas podem ser encaminhados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), pela internet, através do sistema e-Marcas, disponível no portal do INPI.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco através dos canais disponíveis, que nosso time de especialistas irá sanar todas as suas dúvidas e auxiliá-lo neste processo.

Leia também: A importância de registrar uma marca

Siga nosso Instagram: @aphoffmannadv

Compartilhe:
Compartilhar no facebook
Facebook
Compartilhar no twitter
Twitter
Compartilhar no linkedin
LinkedIn

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima

E-Book Gratuito

Manual prático de como adequar uma empresa à LGPD

A LGPD está em vigor. Você sabe qual a importância de adequar sua empresa para que não receba uma multa?